칼럼 : 신무연 기율특허법률사무소 대표 (변리사)
"특허출원일이 빠른 업체가 무조건적으로 유리한 지위 차지…특허출원은 가급적 연구개발 단계에서부터 진행해야"

특허출원은 언제 해야 가장 좋을까? 많은 분들이 발명이 완성된 직후라고 생각하지만 안타깝게도 좋은 대답은 아니다. 전자제품을 예로 들자면, 하나의 전자제품이 개발되는 동안에도 수많은 단계가 존재한다. 크게 구분하면 제품의 기획, 연구개발(R&D), 시제품완성, 마케팅, 제품판매 등의 순이다.

우리나라 중소기업에서는 보통 시제품 완성단계에서 특허출원을 진행한다. 그러면서 며칠 뒤에 박람회에 참석을 해야 하니 특허출원을 서둘러 달라고 하기도 한다. 이러면 너무 급박하다. 명세서가 충분한 시간을 들여 작성되지 못하니 특허의 질도 떨어지게 되고, 제품 1개에 특허가 1개밖에 나오지 않는 단점도 있다. 

미국 등 특허분쟁이 많은 국가에서는 연구개발 단계부터 여러 개의 특허출원을 진행한다. 제품을 개발하면서 새롭게 나오는 아이디어들 하나하나에 대하여 특허출원을 하는 것이다. 하나하나의 기능마다 특허가 출원되는 것이다. 그래서 하나의 제품에 대해 여러 개의 특허가 탄생한다. 아이디어가 아직 완성되지 않았다는 생각이 들면 가출원(예비출원)을 해놓고, 추후 특허출원을 하면서 우선권을 주장하여 출원일을 가출원일로 앞당긴다.

이제 결과를 비교해보자. 한국업체 A와 미국업체 B가 2014년 1월에 동시에 연구개발을 착수하여 시제품을 2016년 12월에 완성시킨다. 그런데 미국업체 B는 연구개발기간인 2014년에서 2016년 사이에 여러 개의 특허출원을 한다. 한편, 한국업체 A는 시제품이 나오고서야 한달 뒤인 2017년 1월에 1개의 특허출원을 한다.

두 개의 업체가 특허로 경쟁한다면 어느 업체가 승리할까? 답은 모두가 알 것이다. B의 특허출원일이 빠르기 때문에 무조건적으로 유리한 지위를 차지한다. 특허출원이 가장 빨랐던 알렉산더 그레이엄 벨은 모두가 기억하지만, 2시간 느렸던 엘리샤 그레이는 기억하지 못하는 것을 보라.

그리고 다른 업체와의 경쟁을 고려하더라도 B의 사례가 바람직하다. 회사가 제품 1개에 대한 특허만 있는 경우에는 분쟁에서 이기기가 쉽지 않다. 특허 1개에 대해서 상대방 업체로부터 무효심판이 들어오기 때문이다. 특허 1개에 대한 무효심판에서 무효 확율은 50%에 달한다. 상대방 업체로서도 해볼만한 싸움이다.

반대로 제품 1개에 여러 개의 특허를 가지고 있는 회사에 분쟁을 이기는 것은 매우 어렵다. 예를 들어, 특허가 강한 질레트는 하나의 면도기에 수십개의 특허를 가지고 있다. 면도기 날의 개수, 각도, 날의 구조, 손잡이의 구조, 재질 등이다. 누구도 수십 개의 특허 무효심판을 청구해서 모두 승리할 수 있다고는 생각하지 않을 것이다. 

과거 코닥이 폴라로이드와 특허소송을 진행할 때, 폴라로이드의 12 개의 특허를 모두 피하거나 무효시킬 수 있었다고 생각했지만, 결국 코닥은 패소했고, 700여명의 근로자를 해고하고 공장 문을 닫는 등 30억 달러의 손실을 입었다.

특허출원은 가급적 연구개발단계에서부터 진행하시기를 바란다.

필진 : 신무연 변리사

'특허는 전략이다' 저자

기율특허법률사무소 대표