전문가 칼럼 : 이영훈 기율특허법률사무소 파트너 변리사

고객 중에서 아직 등록되지도 않았는데 특허권을 행사하여 실시자에 권리주장을 할 수는 없는지, 특허등록전에 자신의 발명을 보호받을 방법은 없는지에 대해서 문의를 종종 받아왔다. 우선, 특허권은 등록된 후 발생하는 권리이다. 따라서, 누군가 내 발명을 무단으로 실시하고 있더라도 등록된 이후에 특허권 권리를 행사하여 침해 주장을 할 수 있는 것이다.

위와 같이, 특허권이 등록된 후 발생하는 권리라면 특허 등록전에는 내 발명을 보호받을 수 있는 방법이 없는지가 문제된다. 특히, 특허 출원을 한 후 등록되기까지 대략 1년 6개월이라는 긴 시간(우선심사를 해도 대략 8개월)이 요구되기 때문에 빠르게 변화하는 기술을 제대로 보호할 수 있는지 여부가 문제될 수도 있다.

이때, 고려할 수 있는 특허법상의 제도는 '보상금청구권' 제도다.

보상금청구권제도는 출원공개가 있은 후, 특허출원인이 출원된 해당 발명을 업으로서 실시하는 자에게 출원공개된 발명임을 안 때부터 설정등록시까지 특허출원된 해당 발명의 실시에 대하여 보상금의 지급을 청구할 수 있는 권리를 말한다. 즉, 보상금청구권은 출원 발명을 공개하는 대신 공개된 발명에 대해 출원인의 이익을 보호하기 위한 제도이다. 특허 출원인은 몇 가지 요건만 만족하면 특허 등록이전에 자신의 발명을 무단으로 실시하는 자에게 보상금청구권을 청구할 수 있다.

보상금청구권을 청구하기 위한 요건은 아래와 같다.

1) 우선, 보상금청구권은 특허출원 내용의 공개가 있은 후에 가능하다. 특허출원은 1년 6개월이 지난 후 공개될 수 있는데, 그전이라도 빨리 공개가 되기를 원하는 경우 조기공개신청을 통해 특허출원을 공개한후 보상금청구권을 행사할 수 있는 것이다.

2) 특허출원과 관련된 발명을 무단으로 실시하고 있는 제3자가 자신이 실시하는 기술이 특허출원된 발명임을 알고 있어야 한다. 따라서, 특허 출원인은 제3자가 실시하는 발명이 특허 출원된 발명임을 알 수 있도록 서면으로 경고해야 하며 보통 내용증명우편으로 할 수 있다. 물론, 제3자가 이미 공개된 발명임을 알고 있는 경우에는 별도의 경고가 필요하지 않을 수 있다.

3) 출원된 발명을 실시하고 있는 제3자는 정당한 권원없이 업으로서 출원발명을 실시하고 있는 상태여야 한다. 이는 특허권을 행사하는 경우와 마찬가지로 판단할 수 있다.

4) 보상금청구권은 특허 등록으로 발생되는 권리이다. 따라서, 위 요건들뿐 아니라 추가적으로 특허출원 후 심사를 받고, 그 심사결과가 등록결정이 된 경우에 한하여 보상금청구권을 행사할 수 있다.

위 요건들을 만족하면, 해당 특허를 실시한 자에게 출원 공개된 발명임을 안 때부터 특허 설정등록때까지 그 기간 동안의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금을 청구할 수 있다. 또한, 특허등록 후 타인이 다시 해당 특허를 실시한다면, 보상금청구권보다 더 강력한 특허권에 기하여 민형사상의 책임을 물을 수도 있을 것이다.

다만, 한가지 주의할 점은 특허권자가 보상금청구권을 행사한 후 해당 특허가 무효가 되는 경우에는 배상책임의 문제가 발생할 수도 있다. 따라서, 특허권자는 자신의 특허 상황을 고려하여 보상금청구권을 행사하는 것이 바람직하다.

몇 가지 요건을 만족해야 하고 특허가 등록된 후 행사할 수 있는 권리이기는 하나, 특허등록이전에 자신의 이익을 보호할 수 있다는 측면에서 보상금청구권제도의 적극적인 활용을 고려해 보기를 바란다.

필진 : 이영훈 변리사

기율특허법률사무소 파트너 변리사