전문가 칼럼 : 이영훈 기율특허법률사무소 파트너 변리사
"보정안 리뷰 제도는 출원인에게 유리한 제도로 이를 잘 활용하는 것은 특허 등록률을 높이는데 큰 힘이 될 수 있을 것"

특허권에 대한 중요성이 강조되면서 신규 기술을 개발하는 경우 대다수의 사람들이 특허 출원을 진행하거나 고려하고 있다. 한국의 특허출원 수가 전세계에서 5위에 해당하는 만큼 많은 수의 특허출원이 현재 이루어지고 있다.

그러나, 특허권은 특허출원만으로 이루어지는 것은 아니다. 특허청의 심사관으로부터 특허성을 인정받은 경우에 한하여 특허권이 발생할 수 있는 것이다. 특허성이 인정되지 않는 경우 심사관은 해당 특허 출원에 대해 거절이유통지를 발부하게 된다.

몇몇 고객들은 거절이유통지를 받은 경우 큰일이 발생한 것으로 보고 지나치게 걱정을 하기도 한다. 그러나, 대다수의 특허출원이 거절이유통지를 받는 것이 일반적이므로 위와 같은 고객들에게는 거절이유통지 자체에 대해서는 걱정할 필요가 없으며, 이를 어떻게 대응하는지가 중요한 것이라고 조언을 드린다.

거절이유통지가 발부된 경우 거절이유마다 대응하는 방법은 상이할 것이다. 단순 기재불비라면 손쉽게 해당 거절이유를 극복할 수 있을 것이고, 신규성 내지 진보성 거절이유라면 인용문헌과의 차이가 드러나도록 반박의견 내지 보정안을 제시해야할 것이다.

이때, 어떤 거절이유에서든지 등록률을 높일 수 있는 유용한 제도가 있는데, 바로 '보정안 리뷰제도' 이다.

보정안 리뷰 제도란 심사관이 거절이유를 통지하였고, 이에 대응하는 보정서를 제출하기 전에 심사관에게 미리 보정 방안을 상담받을 수 있는 제도이다. 미국 특허심사에서 사전 리뷰를 활용하여 특허 등록을 받는 경우가 더러 있었는데, 우리나라에서도 이를 반영한 것이다.

보정안 리뷰 제도의 경우, 심사관과 실제로 면담을 하면서 출원 발명 기술에 대해 자세히 설명하고 보정안을 제시할 수 있기 때문에, 상기 제도를 이용 유무에 따라 특허 등록률도 차이가 있다. 특히, 일부로 시간과 비용을 들어 심사관 면담을 하고, 출원인의 열성까지 더해지므로 더 좋은 결과가 나타날 수밖에 없다.

보정안 리뷰제도를 이용하기 위해서는 아래와 같이, 보정기간 만료일로부터 1달이전에 보정안 리뷰 신청을 해야한다. 보정기간 만료일까지 1달이 남지 않은 상황에서는 기간 연장과 함께 보정안 리뷰 신청을 해야할 것이다.

출원인이 위와 같이 보정안 리뷰 신청을 한 경우, 심사관은 보정안 리뷰를 결정하게 되고 출원인과 면담 날짜를 조율하게 된다. 실제로는 출원인이 보정안 리뷰 신청당시 요청한 면담날짜에 대개 면담을 수행하게 된다. 면담 수행시 출원인(변리사)은 준비한 자료를 토대로 심사관을 설득할 수 있고, 제안하는 보정안에 대한 심사관의 반응을 살펴 등록가능성을 판단할 수 있다.

실무를 하면서 많은 거절이유통지를 받았었고 이를 극복하기 위해 실제로 보정안 리뷰 제도를 적극 고려하고 있다. 보정안 리뷰 제도는 출원인에게 유리한 제도로 이를 잘 활용하는 것은 특허 등록률을 높이는데 큰 힘이 될 수 있을 것이다.

필진 : 이영훈 변리사

기율특허법률사무소 파트너 변리사