해외출원의 비용을 줄이는 팁

1. 해외출원시 번역주체에 따라서 비용을 아낄 수 있다
해외출원을 할 때 해외대리인, 즉 해외의 로펌이나 특허사무소를 이용하는 경우가 가장 안전하지만 비싸다. 이 경우 해외 로펌 등은 일반 번역사무소보다 두세배 이상의 비용을 받는 것이 일반적이다.

한편, 번역사무소에 의뢰해 번역을 하면 비용이 훨씬 저렴하지만 품질이 문제될 수 있다. 그래서, 번역사무소는 특허번역에 경험이 많은 곳을 이용하고, 나아가 번역된 문서를 해외 로펌이나 특허사무소를 통해 청구항이라도 리뷰를 받아서 출원을 하는 편이 바람직하다.

2. 해외출원시 관납료 할인을 잘 적용받는다
우리나라 중소기업은 미국의 small entity에 대응되어 관납료 할인을 제공받을 수 있다. 미국의 대기업 분류, 즉 large entity 관납료의 절반만 내면 된다.

또 미국에는 micro entity라는 제도가 있는데 이 요건을 만족하는 경우에는 관납료가 small entity의 절반으로 줄어든다.

개인이면서 소득이 일정액 이하인 경우에 해당된다. 미국에 출원을 하면서 micro entity에 해당되는데도 절차가 번거로워서 small entity로 진행되는 케이스들을 과거에 본 적이 있다.

이런 경우 출원시 관납료가 두배이고 등록된 후에도 그 관납료가 계속 두배가 되므로 수백만원 이상의 손해를 볼 수 있다.

3. 해외출원시 국가별로 진행순서를 달리한다
해외 여러 개의 국가에 동시에 출원하고 동시에 심사를 진행하여 중간사건이 동시다발적으로 진행되는 경우가 있다.

예를 들면 미국, 중국, 일본, 유럽에서 동시에 유사한 거절이유를 받는 경우이다. 진행순서를 달리하면 굳이 비슷비슷한 거절이유를 국가마다 받을 필요가 없다.

한 개 국가에서 등록결정을 먼저 받고, 그 청구항에 일치하게 다른 국가들의 특허를 보정하면 거절이유의 수를 반으로 줄일 수 있다. 해외에서 거절이유 1회에 대한 대응비용은 최소 백만원 이상일 것이므로 최소 수백만원의 비용을 이 전략만으로 아낄 수 있다.

4. 해외출원시 'PPH' 제도를 이용한다
만약 우리나라에 먼저 출원한 특허가 등록결정을 받았다면, 다른 국가에서 특허심사 하이웨이(Patent Prosecution Highway; PPH)란 제도를 이용할 수 있다.

PPH는 출원인이 여러나라에 특허출원시 한 국가에서 특허심사가 먼저 진행되어 특허허여 받은 청구항이 있을 경우, 특허 허여한 국가의 특허청 심사결과를 이용하여 특허심사과정을 신속하게 진행하고자 만든 프로그램이다.

앞서 언급한 것처럼 1개국에서 먼저 등록결정을 받은 경우, 그 결과를 이용하여 다른 국가에 PPH신청을 하여 빠른 등록을 받아낼 수 있다. 거절이유가 발생되는 횟수도 줄어드므로 비용을 훨씬 아낄 수 있다.

5. 해외출원시 중간사건의 기술적인 부분을 국내사무소가 처리하면 비용이 줄어든다

특허출원 후 심사과정에서 대다수는 적어도 한번의 거절이유통지를 받게 된다.

해외에서 거절이유통지를 받는 경우 그 분석을 해외대리인이 하게 되면 비용이 훨씬 비싸진다. 해외대리인이 시간대비 비용을 아주 높게 청구하기 때문이다.

특히 거절이유에서 가장 흔하게 문제가 되는 진보성은 국내대리인이 분석하는 것이 비용이 훨씬 적게 들고, 한국에 있는 발명자와도 긴밀하게 상담할 수 있어서, 거절이유 극복을 위한 분석을 국내대리인이 맡는 편이 훨씬 효율적이다.

기술적인 내용은 한국 변리사가 분석하게끔 요청을 해두자.

6. 정부지원사업을 이용한다

정부지원금은 최선의 비용절약방법이다. 국가는 우리 기업의 지식재산권의 창출이나 보호에 대해 많은 지원금을 투입하고 있으므로 잘 알아보고 최대한 이용하자.

특히 해외출원에 대한 지원금은 해외기업과의 경쟁력 확보를 위해 국가가 상당히 자주 지원하는 편이므로 선정이 어렵지 않다.

7. 지역단위 출원을 이용한다
유럽연합은 유럽특허청(EPO)를 운영하고 있으므로 유럽특허청을 통해 출원하여 등록결정을 받는다면 유럽 연합에 속한 각각의 국가에 효력을 발생하게 할 수 있다.

따라서 유럽 여러국가에 특허가 필요한 경우에는 유럽특허청을 통해 유럽특허를 진행하는 것이 훨씬 저렴할 것이다.  마찬가지로 아프리카에서는 ARIPO라는 15개의 영어권 국가들의 연합이 있고, OAPI는 16개 불어권 국가들의 연합이 있다.

글. 신무연 변리사(기율특허법률사무소 대표)