"수요자에게 품질을 오인하게 할 수 있는 상표 명칭은 가능하면 피해야 한다!"

[특허경영] 신무연 기율특허법률사무소 대표 변리사

"독도참치"라는 상표는 2017년에 무효심결이 확정되며 소급하여 무효가 되었습니다. 독도에서 잡힌 참치를 쓰지 않음에도 불구하고 독도참치라는 명칭을 등록받았다는 이유입니다.

좀더 자세히 살펴보면, 참치전문 프랜차이즈사업을 하는 가맹본부인 (주)독도참치가 2013년에 "참치전문간이식당업{독도근해에서 어획한 참치를 사용함}", 참치전문식당체인업{독도근해에서 어획한 참치를 사용함}에 대해 "독도참치"라는 상표를 등록하고 영업을 한 것입니다.

그리고 가맹계약을 해지한 일부 가맹점주들이 독도참치 상표를 계속 사용하는 것에 대하여 사용하지 못하도록 법적 조치를 취했으나, 가맹점주들이 등록상표를 무효로 해달라는 무효심판을 제기하였습니다.

법원에서는 두가지 쟁점이 문제가 되었는데요.

첫번째는 상표법 제33조1항4호에서 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표는 등록받을 수 없다고 규정하고 있기 때문입니다. 다만, 이 규정의 예외로 상표법 제33조2항에서 오랜 기간 상표를 사용해서 수요자들에게 현저히 인식되는 경우 등록이 가능하다고 하고 있습니다. 독도참치는 전국적으로 알려진 상표인바, 법원은 이 부분에 대해서는 판단하지 않은 것으로 보입니다.

두번째로 무효의 근거가 되는 조항은 상표법 제34조1항12호 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 등록받을 수 없다라는 것입니다. 법원은 이 규정을 적용하여 본 상표를 무효시켰습니다.

지정서비스업이 "독도근해에서 어획한 참치를 사용함"으로 한정되어 있었고, 실제로 독도근해에서 어획한 참치를 사용하는 것이 아닌 다른 곳에서 잡힌 참치를 사용한다는 진술이 판단에 크게 영향을 미쳤을 것입니다.

여기서 가져갈 수 있는 통찰은 상표로서 사용할 브랜드를 만들 때, 수요자에게 품질을 오인하게 할 수 있는 명칭은 가능하면 피해야 한다는 점입니다.

프랜차이즈 사업의 상표가 무효가 되면, 상표권을 기초로 해야 하는 프랜차이즈 사업에서 상표에 대한 사용료를 받기가 매우 어려워집니다.

다만, 위와 같이 상표가 유명해진 경우에는 등록상표가 없어도 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받을 수 있다는 것이 가맹본부에게는 조금의 위안이 되겠습니다. 위의 사안에서도 항소심 재판부에서는 부정경쟁방지법 제2조에 기초하여 가맹점주에 대한 벌금 200만원이 선고되었습니다.

필진 : 신무연 변리사 / 기율특허법률사무소